Une entreprise française spécialisée dans la distribution de produits culinaires sous forme de « box » assigne une société espagnole concurrente en contrefaçon sur le fondement de sa marque verbale française GOURMIBOX.

Le juge de la mise en état dit la société française irrecevable à agir au motif qu’elle aurait toléré l’usage de la marque litigieuse (en l’espèce « La Gourmet Box ») pendant plus de 5 ans et serait ainsi forclose dans son action.

Pour rappel, la forclusion par tolérance, prévue à l’article L.716-4-5 du Code la propriété intellectuelle, prévoit l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon engagée par le titulaire d’une marque antérieure qui a toléré l’usage d’une marque postérieure pendant cinq années consécutives en connaissance de cet usage.

En l’espèce, le titulaire de la marque Gourmibox faisait valoir que le délai de 5 ans courait à compter de l’envoi de sa mise en demeure au titulaire de la marque contestée et qu’il n’était pas échu au moment de la délivrance de l’assignation en contrefaçon. L’intimée considérait au contraire que l’appelante avait connaissance de la marque arguée de contrefaçon antérieurement à l’envoi dudit courrier.

La Cour d’appel retient la connaissance antérieure à travers plusieurs indices concordants, notamment :

–          Le rapport de concurrence direct entre les sociétés,

–          La même technique de vente par Internet,

–          Les mêmes réseaux de publicité, et notamment les sites spécialisés dans les « box » culinaires,

–          Les efforts conséquents de communication pour la marque seconde.

Tous ces éléments permettent aux juges de déduire que la société française avait nécessairement connaissance de la marque litigieuse avant envoi de la mise en demeure, et de juger ainsi qu’elle est forclose dans son action en contrefaçon.

CA Paris, 5, 1, 13-04-2022, n° 21/12002, Confirmation