En 2011, une demande d’enregistrement de la marque « Messi » a été présentée devant l’EUIPO. Elle est toutefois contestée par le titulaire de la marque antérieure « Massi ».
Le Tribunal de l’Union Européenne avait estimé qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les deux marques dans la mesure où la réputation de Messi est telle qu’il n’est pas plausible de considérer que le consommateur moyen fasse abstraction de la signification du signe en tant que nom du célèbre joueur de football.
Le requérant a alors fait un recours devant la Cour de Justice de l’Union Européenne en alléguant que seule la notoriété de la marque antérieure peut être prise en compte comme facteur d’appréciation du risque de confusion, et non la notoriété du demandeur.
La CJUE répond qu’il doit aussi être tenu compte « de l’éventuelle notoriété de la personne qui demande que son nom soit enregistré en tant que marque, dès lors que cette notoriété peut, de toute évidence, avoir une influence sur la perception de la marque par le public pertinent ».
Il résulte de cette décision que l’appréciation du risque de confusion peut intégrer différents éléments contextuels, notamment la perception du public pertinent et la notoriété associée à un nom utilisé comme marque.
Les stratégies de dépôt et de défense des marques doivent ainsi être pensées de manière globale, en tenant compte de la distinctivité du signe et de sa perception par le public.
Faire appel à un avocat expert du droit des marques permet de définir une stratégie de protection efficace et d’anticiper les risques d’opposition ou de contentieux devant les offices de propriété intellectuelle et les juridictions compétentes.
CJUE, 17 septembre 2020, C-449/18P et C‑474/18P