L’avocat en droit des marques est un partenaire incontournable pour la mise en place d’une stratégie marque au sein de l’entreprise. Nos avocats experts du droit des marques bénéficient d’une longue expérience du conseil et du contentieux des marques.

Nous sommes notamment amenés à conseiller et défendre nos clients dans le cadre de procédures administratives devant l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) ou l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Nos avocats interviennent également dans le cadre d’actions en contrefaçon devant les juridictions civiles. 

La marque est un signe distinctif qui permet à une entreprise d’identifier ses produits et/ou ses services et de les différencier de ceux de ses concurrents.

Le choix d’une marque n’est pas suffisant, il faut encore assurer sa protection dans les pays dans lesquels l’entreprise envisage de l’exploiter et la protéger contre les atteintes des tiers.

Assistance et recommandations par un avocat en droit des marques

Nos avocats vous assistent dans toutes les démarches nécessaires à la protection et à la valorisation de vos marques (recherches d’antériorités, enregistrement,  accompagnement dans le cadre d’une procédure d’opposition etc.).

  • Recherches d’antériorités de marque

Avant de déposer sa marque, il est fortement recommandé d’effectuer une recherche d’antériorités exhaustive parmi les marques antérieures, les dénominations sociales, les noms commerciaux, et les noms de domaine.

Cette analyse permet de s’assurer qu’il n’existe pas d’obstacles juridiques dans les pays dans lesquels le dépôt et l’exploitation sont envisagés, notamment afin d’éviter les risques de poursuite sur le fondement de la contrefaçon ou de la concurrence déloyale.

Les obstacles à l’enregistrement peuvent être nombreux, tels que:

  • Le titulaire d’une marque antérieure identique enregistrée pour des produits et services identiques,
  • Le propriétaire d’une marque similaires enregistrée pour des produits et/ou services similaires et avec laquelle il existerait un risque de confusion,
  • L’entreprise exploitant une marque notoire,
  • Le titulaire d’un nom commercial exploité,
  • Le titulaire d’une dénomination sociale exploitée,
  • Un droit d’auteur, des dessins et modèles protégés,
  • Le nom d’une collectivité territoriale etc.

Ces obstacles peuvent amener à renoncer au projet initial et à déposer un nouveau signe.

Nous réalisons des recherches d’antériorités pour identifier les risques potentiels associés au dépôt et à l’exploitation du signe que vous envisagez d’exploiter à titre de marque.

  • Rédaction du libellé des produits et/ou services de votre marque

A la suite de cette analyse, nous vous accompagnons dans la rédaction du libellé de description des produits et services visés par votre demande d’enregistrement.

Cela permet de s’assurer que les produits et services pour lesquels votre demande d’enregistrement est déposée soit en parfaite avec l’exploitation envisagée (la marque n’est protégée que pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée  et non pour les produits et services pour lesquels elle est exploitée).

En effet, la réforme du « Paquet Marques » a codifié l’exigence d’une liste claire et précise des produits visés par une marque, dégagée par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans son arrêt IP Translator du 19 juin 2012.

  • Dépôt de votre marque

Nous vous accompagnons également dans les démarches de dépôt de votre marque dans les pays où l’exploitation est envisagée. 

La marque peut être déposée:

  • dans un pays: marque nationale (par exemple, une marque française via un dépôt auprès de l’INPI);
  • dans toute l’Union Européenne (marque de l’Union Européenne), dans ce cas, vous possédez un titre unitaire sur l’ensemble du territoire de l’Union Européenne;
  • ou encore dans plusieurs pays à la fois via une demande de marque internationale auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Le mécanisme de la marque internationale est un processus centralisé de dépôt institué par le « Système de Madrid ».

Il permet d’obtenir une protection dans plusieurs pays via une demande unique auprès de l’OMPI en désignant les pays dans lesquels la protection est recherchée.

Le principal avantage de ce système est le paiement d’une redevance unique. Il s’agit toutefois seulement d’un processus centralisé de dépôt, le signe déposé deviendra une marque nationale dans chacun des pays désignés.

  • Réponse aux notifications des offices de propriété intellectuelle 

Nous vous accompagnons aussi dans toutes les difficultés que vous pourriez rencontrer durant la phase d’enregistrement telles que des notifications d’irrégularités émises par un office de propriété intellectuelle (INPI, EUIPO, USPTO, etc.) ou encore une procédure d’opposition engagée à l’encontre de votre marque par le titulaire de droits antérieurs (notamment devant l’INPI et/ou l’EUIPO).

  • Rédaction des contrats portant sur votre/vos marque(s)

Enfin, une fois l’enregistrement de la marque effectif, l’avocat en charge de votre dossier vous accompagne dans la rédaction de tous les actes juridiques rendus nécessaires par la vie de vos marques, tels que les contrats de licence de marque , les contrats de cession de marque, les accords de coexistence, ou encore des conventions de nantissement de marques. 

Une équipe d’avocats spécialisés dans les contentieux en contrefaçon de marques

En cas de litige, nos avocats en propriété intellectuelle sont spécialisés dans le contentieux de la contrefaçon et bénéficient d’une solide expertise dans toutes les procédures visant à défendre les droits de marques.

Dans ce cadre, nous vous assistons en diligentant les actions suivantes :

  • la mise en place de surveillances dans les pays dans lesquelles vos marques sont protégées et exploitées (surveillance des marques déposées, surveillance des réseaux sociaux etc.),
  • la rédaction et le dépôt d’oppositions,
  • la préparation, le dépôt et le renouvellement de déclarations en douane pour la saisie de produits contrefaisants tant en France que dans l’Union Européenne,
  • l’engagement d’actions en nullité à l’encontre de marques enregistrées qui porteraient atteinte à vos droits antérieurs,
  • l’engagement d’action en contrefaçon et/ou concurrence déloyale.

Enfin, nous vous défendons efficacement dans le cadre de procédures engagées par des tiers à l’encontre du dépôt et/ou de l’exploitation de vos marques telles que des oppositions, des actions en nullité, des actions en déchéance, des actions en contrefaçon et/ou en concurrence déloyale.

Mise en place d’une stratégie marque avec un avocat expert

Nous vous conseillons dans la mise en place d’une véritable stratégie de protection et de défense adaptée aux nouveaux vecteurs de distribution de produits contrefaisants et aux nouvelles méthodes des contrefacteurs.

Du fait de la transformation numérique, la contrefaçon sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de vente en ligne (amazon, alibaba, etc.) a explosé.

Il est essentiel pour l’entreprise de mettre en place une stratégie de protection et de défense de ses actifs de propriété intellectuelle, et à ce titre de ses marques, qui s’adapte à ces nouveaux enjeux.

Dans ce cadre, nos avocats en droit des marques vous accompagne, notamment:

  • dans la mise en place d’une stratégie de protection adaptée au commerce en ligne et aux réseaux sociaux;
  • dans la réalisation de procédures de notification d’atteintes à vos droits de marque sur les plateformes de vente en ligne et sur les réseaux sociaux;
  • dans l’enregistrement de vos marques sur les plateformes de brand registry;
  • dans la définition de stratégies alternatives à l’action judiciaire pour faire cesser des agissements contrefaisants.

Dispense de formations en droit des marques par nos avocats spécialisés

Notre Cabinet dispense plusieurs formations sur les différents aspects du droit des marques, par exemple:

Nous sommes par ailleurs membre actif de l’association des praticiens en droit des marques et des dessins et modèles (Apram).

FAQ en droit des marques

Nos avocats mettent à votre disposition une foire aux questions (FAQ) en matière de marques, vous permettant d’avoir des premiers éléments de réponse sur des questions telles que, par exemple:

  • Pourquoi effectuer une recherche d’antériorités?
  • Comment se déroule la procédure de dépôt?
  • Comment se déroule la procédure d’opposition devant l’INPI?
  • Quels sont les aspects clés d’un contrat de cession de marque?
  • Quels sont les aspects clés d’un contrat de licence de marque?
  • Comment mettre en place une surveillance des marques de l’entreprise?

Actualités en droit des marques rédigées par nos avocats

Nous rédigeons régulièrement des actualités sur les dernières évolutions législatives et jurisprudentielles en matière de droit des marques.

Vous pouvez les consulter dans la rubrique actualités juridiques du site.

Nos autres domaines d’expertise

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